El Juzgado noveno de Circuito, Ramo de lo Civil, del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá mediante Sentencia No. 79-21 de 27 de diciembre de 2021, indicaba en su parte resolutiva que negaba la pretensión de nulidad y cancelación al Registro No. 25423-01 correspondiente a la marca “Papilion y Diseño” en las clases 03, 05 y 16.
Esta decisión llevada en primera instancia se da ya que se realizó el cotejo marcario y no existe duda alguna que ambas marcas comparten su parte denominativa el término PAPILION, no obstante, no se puede ignorar que el certificado de registro de la marca PAPILION Y DISEÑO de la demandada, data desde el 21 de noviembre de 2016 y el registro de la demandante se genera el 27 de febrero de 2017, por lo que el certificado impugnado es anterior. Por lo tanto, el registro previo de la marca de la demandada le concede el derecho preferente, por encima de cualquier posibilidad de riesgo de confusión alegado por la sociedad demandante, así dispuesto en la Ley Nacional o en los Convenios Internacionales a los que nuestra nación es signataria, comprobando así la configuración de los requisitos que exige la Ley para no acceder a la pretensión de la parte actora, y, en consecuencia, mantener el registro de la marca objeto de proceso.
Es así que se solicita el recurso de apelación de la sentencia No. 79-21 de 27 de diciembre de 2021 por parte del demandante en donde indica que se interpuso la demanda de Nulidad y Cancelación de la marca por prestar a confusión entre la marca Papillon y Diseño frente a la marca Papilion ; y el correspondiente uso previo de la marca demandante frente al registro que se impugnaba, basando los hechos en la mala fe de la sociedad demandada, ya que la misma fue compradora de los productos elaborados, manufacturados, distribuidos y vendidos por la demandante con anterioridad al 31 de octubre de 2016, por lo que consecuentemente hubo una relación comercial con la demandante.
De esta manera también se indica que la defensora de ausente de la sociedad demandada al contestar la demanda se limitó a negar los hechos, las pruebas y el derecho, sin introducir elementos probatorios, sin adicionar nada de información.
También se describe los elementos probatorios que fueron presentados en su momento.
Al igual que se señala que la mala fe por parte de la sociedad demandada, cuando al tener conocimiento de la existencia y propiedad de la demandante, Papilion, presentó el 31 de octubre de 2016, una declaración de uso expresando que era la dueña de la marca que se presenta en el litigio, aun sabiendo que la marca Papilion no era de su propiedad, ya que bajo ninguna prueba sustentó que la marca en controversia le pertenece como tal dando así indicio en su contra.
Aún así que en primera instancia se negara la pretensión, existiendo suficiente material probatorio, entre esto podemos indicar lo siguiente:
- Que la sociedad demandante acreditó de forma indudable que posee el derecho de uso preferente, anterior y prioritario de la marca PAPILION, antes del 31 de octubre de 2016, fecha que la sociedad demandada solicitó la inscripción del Certificado de Registro demandada en la oficina de Panama a la Dirección General de Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias (DIGERPI).
- La sociedad demandada tenía pleno conocimiento que la marca PAPILION es propiedad de la demandante, ya que le compró productos antes del 31 de octubre de 2016, reflejándose la mala fe de la sociedad demandada.
Siendo de esta manera el Tercer Tribunal Superior debía resolver la apelación presentada, en donde indicaba el material probatorio:
- El registro de marca PAPILION propiedad de la sociedad demandante, a partir del 21 de febrero de 2017, en las clases 3, 16 internacionales.
- De ello da fe la copia auténtica del Certificado de Registro No.256526 01 de fecha de 21 de febrero de 2017, expedido por la Dirección General de Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias, cuya vigencia caduca el 21 de febrero de 2027.
- El registro de la marca PAPILION Y DISEÑO propiedad de la sociedad demandada a partir del 21 de noviembre de 2016, en las clases 3,5 y 16 internacionales.
- De ello da fe la copia auténtica del Certificado de Registro No.254523 01 de fecha de 21 de noviembre de 2016, expedido por la Dirección General de Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias, cuya vigencia caduca el 21 de noviembre de 2026.
- El uso del término PAPILION por la sociedad demandante, en distintos sitios de internet.
- De ello da fe la Certificación Notarial de fecha de 11 de mayo de 2021, la cual hace constar el resultado de la búsqueda por internet del término PAPILION.
- El certificado de Registro de España No. 1095935 de fecha de 7 de octubre de 2016, a nombre de la sociedad demandante, vigente hasta el 25 de marzo de 2031.
- Transacciones comerciales entre las sociedades demandante y demandada, con productos de la marca PAPILION.
- De ello dan fe los documentos consistentes en facturas y embarque con fecha de 22 de octubre de 2016.
Con todo esto el tribunal aprecia que, en efecto la sociedad demandante cuenta con un interés jurídicamente protegible que la dota de la legitimidad necesaria para accionar en contra del Certificado de Registro de una Marca.
En cuanto a la legitimidad del demandado nos indican que los artículos 139 y 142 de la Ley 61 de 2012 que reforma o modifica la ley No. 35 de 1996, en los cuales se establece lo siguiente:
“Artículo 139. Cualquier persona que considere que le asiste el derecho, podrá solicitar la cancelación o la nulidad, o ambas, del registro de una marca, conforme al procedimiento establecido para las demandas de oposición.”
“Artículo 142. El registro de una marca es nulo cuando:
1. Se concede en contravención al artículo 91 de esta Ley;
2. Se otorga con base en datos esenciales falsos o inexactos contenidos en su solicitud, o en los documentos que la acompañan. En este caso, el registro se reputará como obtenido de mala fe;
3. El apoderado legal, el representante legal, el usuario o el distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro de esta u otra similar en grado de confusión, en su nombre o en el de tercero, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En ese caso, el registro se reputará como obtenido de mala fe”
De las citadas normas podemos extraer que para demandar por nulidad y/o cancelación del registro, se requiere tener un mejor derecho sobre la marca, el cual puede comprobarse mediante el uso y/o el registro. Estas acciones podrán igualmente interponerse cuando la marca contraviene alguna de las disposiciones contenidas en la normativa de la época, que debían respetarse al pretender obtener un registro.
En la sentencia apelada se indicó que en el Certificado de Registro No. 1095935 de fecha de 7 de octubre de 2016, aportado por la parte demandante, “no se desprende el nombre de la marca amparada”; sin embargo, éste no es el único documento con el que se cuenta para comprobar el mejor derecho.
En el Manual Informativo preparado por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), titulado “Prueba de Uso, un nuevo medio de defensa”, marzo 2021 , señala sobre el factor tiempo para determinar que ha existido un uso efectivo de la siguiente manera:
“Toda prueba que se presente sin indicación de la fecha de uso no será tomada en consideración por la OEPM, salvo que pueda analizarse de forma conjunta con otros documentos.”
Así se tiene que, las pruebas aportadas en el proceso Certificado de Registro No. 1095935 de fecha de 7 de octubre de 2016 y los documentos que demuestran la comercialización entre las partes de los productos con la marca PAPILION, la cuales analizadas en conjunto, corroboran que la demandante recurrente demandante le asiste el derecho por uso a partir del 7 de octubre de 2016 y 22 de octubre de 2016, para solicitar la cancelación o la nulidad del Certificado de Registro No. 254523 01 de fecha de 21 de noviembre de 2016, a nombre de la sociedad demandada.
El artículo 91 de la Ley No. 61 de 2012 que reforma o modifica la Ley No.35 de 1996 señala lo siguiente:
“Artículo 91.No pueden registrarse como marcas ni como elementos de estas:
…..
- Las que sean idénticas, semejantes o parecidas, en el aspecto ortográfico, gráfico, fonético, visual o conceptual, a otra marca usada, conocida, registrada o en trámite de registro por otra persona, para distinguir productos o servicios iguales, de la misma clase o similares a los que se desea amparar con la nueva marca, siempre que esa semejanza o identidad, de una y otra, sea susceptible de provocar en la mente del público errores, confusiones, equivocaciones o engaños, respecto a esos productos o servicios, o a su procedencia.
….”
En cuanto al cotejo de las marcas en pugna, reflejan que son idénticas en su aspecto gramatical, fonético y visual en el término PAPILION, y al ser las marcas en controversia idénticas y semejantes, procede la Sala a determinar que la misma es confusionista, es decir, susceptible de causar, en la mente del consumidor, confusión, error, equivocación o engaño respecto a los productos que amparan o a su procedencia.
En cuanto a la mala fe que se alega el Tribunal indica que la mala fe hay que probarla, ya que según el Código Civil en su artículo 419 dispone que “la buena fe se presume siempre, y al que afirma la mala fe de un poseedor corresponde la prueba.”
Se puede constatar que la sociedad demandada tenía conocimiento de la existencia de la marca anterior, es decir tenía un conocimiento previo.
Luego del análisis presentado por el Tercer Tribunal Superior y en virtud a los numerales 1 y 3 del artículo 142 de la Ley 61 de 2012 que reforma o modifica la ley No. 35 de 1996, se declaró nulo el acto de inscripción y se ordenará a cancelar el Certificado no. 254523 01 de fecha 21 de noviembre de 2016 de la marca “PAPILION y DISEÑO” en las clases 03, 05 y 16, siendo así la Sentencia No.79-21 de 27 de diciembre de 2021 revocada.
